Samarbejdsaftaler - tjekliste

Aarhus Universitets tjekliste af 13. april 2000 for udarbejdelse af samarbejdsaftaler

 

I forbindelse med forhandlinger, udarbejdelse og godkendelse af samarbejdsaftaler med eksterne partnere anbefaler Rettighedsudvalget ved Aarhus Universitet, at denne tjekliste med tilhørende kommentarer, der advarer om forskellige faldgruber, bruges.

Det skal bemærkes, at det altid vil afhænge af den konkrete aftalepartner og aftalesituation, om alle de i tjeklisten opregnede punkter skal være indeholdt i den pågældende aftale.

Det skal endvidere bemærkes, at samarbejdsaftaler skal udformes således, at de er egnet til offentliggørelse. Eventuelt materiale, der klassificeres som fortroligt eller lign., jf. nedenfor punkt 8, afsnit 2, skal holdes adskilt fra aftalen og beskrives i særlige bilag.

1. Aftalens parter

Enhver aftale bør indledes med en beskrivelse af aftalens parter. Det er vigtigt, at få alle oplysninger, både om universitetet og om samarbejdspartneren, med:

  1. Navn. Det vil for universitetets vedkommende sige institut, eventuel afdeling, laboratorium m.v., og for samarbejdspartnerens vedkommende hele firmaets officielle navn og juridiske status, A/S, ApS eller lign. Eventuel registreringsnummer i Erhvervs-og Selskabsstyrelsen angives.
  2. Fuldstændig adresse.
  3. Det kan være hensigtsmæssigt afslutningsvis i dette afsnit at anføre en navneforkortelse, der anvendes i aftalens senere afsnit.

2. Aftalens forudsætninger

Herefter bør forudsætningerne og hensigten bag samarbejdet defineres.

  1. Ofte er der kun en enkelt paragraf, der beskriver: Hvorfor aftalen indgås, samt universitetets og firmaets forudsætninger for at opfylde aftalen.
  2. Beskrivelsen kan deles op i to paragraffer, en paragraf, der beskriver baggrunden for aftalen og en paragraf, der beskriver formålet med aftalen.

3. Aftalens ikrafttræden

Det bør være en bestemmelse om, hvornår aftalen træder i kraft. Tidspunktet kan være en på forhånd aftalt dato. Det kan også være ved aftalens underskrivelse af begge parter eller af én af parterne.

4. Definitioner i aftalen

For at der ikke senere opstår fortolkningstvivl er det hensigtsmæssigt at beskrive, hvad aftalen drejer sig om, og hvad de begreber, der anvendes i aftalen, betyder. Alt afhængigt af aftalens omfang, kan der være behov for at definere færre eller flere begreber. Oftest ses følgende begreber defineret:

  1. Forskningsprojektet. Det anbefales, at forskningsprojektet er defineret i aftalen, eventuelt med henvisninger til allerede indgivne patentansøgninger eller eksisterende patenter. Eventuelt kan forskningsprojektet være beskrevet i et særskilt bilag.
  2. Tidsplan for samarbejdet. Tidsplanen skal beskrive projekt- og/eller aftaleperioden.

  3. Det skal defineres, hvilken viden hver af parterne tager med ind i samarbejdet. I nogle aftaler omtales dette som "baggrundsviden".
  4. "Resultater". I nogle aftaler omtales de resultater, der opstår under samarbejdet som "forgrundsviden". Uanset hvilket ord, der anvendes om resultaterne, bør aftalen indeholde en definition af, hvad der menes med begrebet. Det bør være beskrevet, hvad begrebet dækker, eksempelvis om både opfindelser, forbedringer, ideer, knowhow og materialer er omfattet af begrebet.
  5. Immaterielle rettigheder. Det skal defineres, hvad der forstås herved.

5. Hvorledes skal samarbejdet udføres

 

  1. Universitetets og firmaets pligter skal beskrives: ".....vil udføre det i forskningsprojektet nærmere definerede".
  2. Der skal præciseres, at universitetet ikke giver garanti for, at nærmere bestemte forskningsresultater/mål vil blive opnået, og at firmaet ikke kan rejse krav mod universitetet som følge af, at bestemte resultater ikke opnås under projektet.

5.1 Bestemte forskere/forskergruppe

 

  1. Det kan være en forudsætning og på forhånd være aftalt, at bestemte forskere/forskergrupper skal indgå i samarbejdet enten direkte eller som "Supervising scientists". I så fald bør det stå i aftalen.
  2. Hvis der skal ansættes yderligere forskere/teknikere bør der være angivet en tidsramme herfor.
  3. Universitetet skal sikre, at de pågældende kan og vil, og ikke umiddelbart står foran pensionering, orlov eller lignende.
  4. Universitetet bør have mulighed for at udpege/ansætte andre forskere, hvis der sker udtræden af projektet, uden at dette betragtes som misligholdelse af aftalen.

5.2 Lokaler, inventar og lignende

Hvis universitetet skal stille lokaler, inventar eller andet til rådighed for projektet, skal omfanget heraf være fastlagt i aftalen:

  1. Lokaler. Det skal være utvetydigt hvilke lokaler, der stilles til rådighed, herunder eventuelle krav til ombygning, betalingen herfor og lign. Hvis firmaets medarbejdere skal opholde sig på universitetet skal omfanget heraf fastlægges. Der bør i givet fald også være en bestemmelse om, at firmaets ansatte skal iagttage fortrolighed med, hvad disse måtte erfare under opholdet.
  2. Inventar. Det skal ligeledes være utvetydigt, hvilket inventar, der er omfattet, hvem, der afholder udgifterne til specielt inventar og hvem, der afholder udgifter til reparation og udskiftning. Hvis inventar er udlånt, skal der være bestemmelser om forsikringsretlige forhold og risikoovergang m.v.
  3. Betaling for rejse-, opholds- og fortæringsomkostninger til ansatte. Det skal fremgå, hvorledes omkostninger deles mellem universitetet og firmaet.

5.3 Nedsættelse af styregruppe for projektet

Et forskningssamarbejde vil undertiden skulle ledes af en styregruppe, hvor begge parter har medlemmer. Styregruppen følger projektet og der sker regelmæssig rapportering og gøres status for projektet. Hvis der skal være en styregruppe for projektet, bør dette afsnit indeholde bestemmelser om følgende:

  1. Hvornår skal styregruppen nedsættes, ved underskrivelse af aftalen eller senere.
  2. Hvordan skal styregruppen sammensættes, og hvordan håndteres indtræden/ud-træden.

  3. Hvilken kompetence og ansvar har styregruppen.
  4. Hvorledes behandles uenighed. Træffes afgørelser ved enstemmighed eller fler-
  5. talsbeslutninger. Konsekvenserne af uenighed bør også beskrives, således om uenighed medfører aftalens ophør, tilbagebetaling eller lignende.

5.4 Afrapportering

Der bør være en bestemmelse om, hvorledes der skal ske afrapportering fra forskerne eller styregruppen, herunder:

  1. Hvordan sker afrapporteringen: mundtligt og/eller skriftligt, på hvilket sprog, pr. telefax, e-mail, brev til kontaktperson, eventuelle krav om dokumentation og behandling.
  2. Hvor holdes eventuelle møder, antal og omkostningsdækning.
  3. Hvor hyppigt skal der afrapporteres, på forhånd aftalte terminer og/eller ved ophør.

5.5 Behandling af materialer

Det er ofte således, at universitetet og firmaet i forbindelse med udførelsen af et forskningsprojekt får stillet materialer og prøver stillet til rådighed af den anden part. Der bør derfor være bestemmelser om:

  1. Hvad materialet må bruges til.
  2. Sikkerhedskrav, ansvar og tilbagelevering.

6. Betaling

Denne bestemmelsen bør indeholde nærmere oplysninger om:

  1. Betalingsmåden. Det vil sige: Skal der betales kontant, hvilken valuta skal anvendes, og er betalingen inklusiv eller eksklusiv skatter og afgifter.
  2. Betalingsstedet og tidspunkt for betalingen. Hvor skal betalingen ske, og skal betalingen ske forskudsvis eller efter regning og med hvilke rater.
  3. Regulering af betalingen. Kan betalingen reguleres f. eks. som følge af overenskomstmæssige lønforhøjelser, barsel og øgede omkostninger i øvrigt.

7. Fordeling af rettigheder

Efter forskerpatentloven (lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner ) må universitetet som udgangspunkt kræve at få andel i eventuelle kommercielle udnyttelsesmuligheder, hvis de ansattes forskning fører til opfindelser, som kan patenteres eller brugsmodelbeskyttes.

Universitetet kan derfor normalt ikke acceptere eller på forhånd fraskrive sig enhver ret til kommerciel udnyttelse af forskningsresultater, som det offentlige har medvirket til at finansiere. Universitetet har dog mulighed for efter en konkret vurdering - når et firmas medfinansiering af et forskningsprojekt gør det rimeligt - på egne og medarbejdernes vegne ved forudgående aftale med et firma helt eller delvis at afstå retten til opfindelser, som måtte fremkomme ved projektet, jf. forskerpatentlovens § 9.

En eventuel afståelse af retten til patentering eller anden kommerciel udnyttelse af et forskningsresultat frembragt af eller under medvirken af universitetets forskere må ikke bevirke, at forskerne under eller efter projektets afslutning afskæres fra fortsat forskningsmæssig anvendelse af de forskningsresultater, som er frembragt helt eller delvist af de pågældende selv.

7.1 Samarbejde uden overdragelse af rettigheder

Hvis universitetet ikke skal overdrage rettigheder i forbindelse med projektet, skal dette tydeligt fremgå af aftalen. Det bør således fremgå af aftalen, at de af projektet udspringende resultater tilhører den part, der har frembragt eller genereret det pågældende resultat.

7.2 Samarbejde med hel eller delvis overdragelse af rettigheder

Hvis universitetet skal overdrage rettigheder i forbindelse med projektet, skal det specificeres, hvem der ejer allerede eksisterende resultater, hvem,der ejer de af projektet udspringende resultater samt hvilke rettigheder der overdrages. Der bør være bestemmelser om:

  1. Baggrundsviden, det vil sige en beskrivelse af det en part tager med ind i og stiller til rådighed for samarbejdet og som nye resultater baseres på.
  2. Hvorledes fordeles rettighederne til nye resultater, der udspringer helt eller delvist på baggrund af én af parternes eksisterende datamateriale.
  3. Hvorledes fordeles rettighederne til nye resultater, der udspringer af samarbejdet.
  4. Parternes forpligtelse til at give alle oplysninger og underskrive alle dokumenter i forbindelse med overdragelse af nye resultater.
  5. Parternes forpligtelse til at søge patent, vedligeholde og beskytte allerede eksisterende patenter og andre immaterielle rettigheder.
  6. Parternes forpligtelse til at udnytte erhvervede rettigheder.
  7. Eventuel tilbudspligt til den anden part/andre parter, hvis en part ikke ønsker at beholde erhvervede rettigheder og eventuel regler om videreoverdragelse til tredjepart.
  8. Det skal i aftalen sikres, at universitetet har ret til fortsat forskningsmæssig anvendelse af de forskningsresultater, som er frembragt helt eller delvist af universitetes ansatte, både under og efter projektets afslutning.

7.3 Samarbejde - brug af resultater til forskningsformål

Ofte aftales det, jf. ovenfor punkt 7.2.8, at parterne kan anvende den anden parts resultater til forskningsformål. Det bør i den forbindelse i aftalen være fastlagt, at adgangen hertil er:

  1. Begrænset af en fortrolighedsklausul i forhold til tredjepart.
  2. Ikke-eksklusiv.
  3. Uden mulighed for sublicensering eller anden overdragelse.
  4. Royaltyfri.

7.4 Samarbejde med licensaftale

Hvis en rettighed ejes helt eller delvist af universitetet kan der indgås en separat li-censaftale eller de licensretlige forhold kan være aftalt i samarbejdsaftalen. Hvis de licensretlige forhold indgår i samarbejdsaftalen, bør der være taget stilling til følgende:

  1. Licensens genstand skal være præciseret, f.eks. ved patentansøgningsnummer eller eller lign.
  2. Licensens geografiske område og om licensen skal være eksklusiv eller ikke-eksklusiv.
  3. Royaltybetaling, engangsbeløb, løbende, minimum, betalingsted, -tid og- måde, ved sublicensering, eventuelle fradrag, netto-brutto, kontrolforanstaltninger.
  4. Om der er ret til sublicensering.
  5. Firmaets pligt til at gøre resultatet markedsmodent/salgbart, herunder eventuel bistand fra universitetet, omfang, særskilt betaling og milestones.
  6. Firmaets pligt til at vedligeholde/beskytte patentet, herunder omkostningsfordeling.
  7. Firmaets pligt til at udnytte patentet.

7.5 Samarbejde - hensigtserklæring om at indgå en licensaftale

Hvis en rettighed ejes helt eller delvist af universitetet og der ikke fra nogen af parterne umiddelbart er ønske om at indgå en konkret licensaftale, kan en hensigtserklæring herom indgå i samarbejdsaftalen. Hensigtserklæringen bør indeholde følgende om den eventuelle licens, som universitetet stiller i udsigt:

  1. Licensens geografiske område, og om licensen skal være eksklusiv eller ikke-eksklusiv.
  2. Om der er ret til sublicensering.
  3. Royaltybetaling i henhold til markedsvilkår.
  4. Firmaets pligt til at gøre resultatet markedsmodent, salgbart og milestones.

7.6 Fordeling af patentomkostninger

 

  1. Hvis rettighederne til resultaterne ikke tilhører den ene part alene bør sikres, at patentomkostningerne fordeles på følgende måde:
  2. Hver part afholder omkostninger til beskyttelse, vedligeholdelse m.v. af egne resultater.
  3. Udgifter til eventuelle fælles resultater deles i forhold til parterne andel af ejerskabet.

8. Hemmeligholdelsesklausul

Oplysninger, viden og resultater, som universitetets ansatte selv oparbejder i forbindelse med det projekt, der samarbejdes om, skal kunne indgå i den fortsatte forskning, undervisning og anden forskningsformidling, og adgangen hertil skal respekteres og anerkendes udtrykkeligt i samarbejdsaftalen af den anden part. En tidsbegrænset hemmeligholdelsespligt kan alene accepteres, hvis firmaet eventuelt har en gennemsynsret inden offentliggørelse eller hvor en hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn til eventuel patentering eller brugsbeskyttelse, jf. nedenfor punkt 9.

Der kan være et legitimt behov for at beskytte et firmas erhvervshemmeligheder såvel som tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, som virksomheden under fortrolighed har overladt universitetets ansatte som led i samarbejdet.

Omfanget af en eventuel hemmeligholdelsespligt skal på forhånd være fastsat i samarbejdsaftalen. Den kan normalt kun omfatte materiale, som parterne i forbindelse med den konkrete overladelse af materialet er enedes om at klassificere som fortroligt eller lignende.

Retten til fortsat forskningsmæssig udnyttelse af resultater og viden, som universitetets ansatte selv eller i samarbejde har genereret, må ikke berøres af en eventuel hemmeligholdelses- og fortrolighedsforpligtelse.

En hemmeligholdelsesklausul bør indeholde følgende:

  1. Specifikation af, hvad der skal holdes fortroligt/hemmeligt.
  2. Specifikation af, hvad der ikke skal holdes fortroligt/hemmeligt.
  3. Hvorledes fortrolige oplysninger/materiale skal behandles.
  4. Eventuelt krav om særligt kendetegn på hemmeligt materiale, f. eks. stempling.
  5. Hvornår offentliggørelse må finde sted. Først efter en bestemt periode, kun efter tilladelse fra den anden part, efter fremsendelse af abstrakter m.v. og hvor lang skal vurderingsperioden og forsinkelsesperioden være, jf. nedenfor punkt 9.

9. Publicering

Forskernes grundlæggende publiceringsret skal respekteres og anerkendes udtrykkeligt af den anden part i samarbejdsaftalen. Ved publiceringsretten forstås forskernes ret til at offentliggøre deres forskningsresultater i videnskabelige værker og tidsskrifter samt i øvrigt i overensstemmelse med det pågældende forskningsområdes traditioner.

Anerkendelsen af forskernes frie publiceringsadgang kan dog efter omstændighederne kombineres med vilkår om,

  1. at udkast til manuskript skal sendes til samarbejdspartneren til gennemsyn i max. 60 dage, før der træffes eksterne foranstaltninger til offentliggørelse, f.eks. indsendelse til tidskrift eller forlag,
  2. at samarbejdspartneren har ret til at fremsætte forslag til ændringer i teksten, og at begge parter erklærer at ville tilstræbe enighed om formuleringen af teksten, men således at forskerne suverænt afgør tekstens indhold og formulering, bortset fra hvad der måtte være nødvendigt til beskyttelse af fortrolige informationer
  3. at samarbejdspartneren i tilfælde af udarbejdelse og indgivelse af patentansøgning eller ansøgning om brugsmodelregistrering kan kræve udsættelse af enhver offentliggørelse, herunder publicering, i en passende periode, som dog aldrig kan overstige 6 måneder fra den dato, samarbejdspartneren modtog manuskriptudkastet til gennemsyn.

10. Overdragelse af aftalen til tredjemand

Der bør også være taget stilling til, om firmaet har ret til overdrage aftalen til tredjemand helt eller delvist. Hvis firmaet får denne ret, skal det sikres at:

  1. Eventuel overdragelse kræver skriftlig tilladelse fra universitetet.
  2. Der skal være en definition af til hvem, der kan overdrages, herunder om eventuel firmafusion betragtes som overdragelse og om firmaet har ret til at overdrage til datterselskaber.

11. Tillæg til kontrakten

Der kan være en bestemmelse om, at aftalen udgør hele aftalegrundlaget og om, at såvel universitetet som firmaet skriftligt skal godkende eventuelle tillæg til aftalen.

12. Force majeure

Der bør indsættes en almindelig force majeure klausul. Bestemmelse kan eventuelt udbygges med nøglepersoners bortfald.

13 Meddelelser

Det kan være praktisk med en bestemmelse om, at eventuelle meddelelser vedrørende samarbejdet ikke skal sendes til universitetets eller firmaets officielle adresse, men til en kontaktperson. I givet fald anføres også hvilken retsstatus sådanne meddelelser har.

14. Aftalens varighed og ophør

Samarbejdets varighed og aftalens ophør skal naturligvis reguleres. Bestemmelsen herom bør indeholde følgende:

  1. Præcisering af aftaleperioden.
  2. Begge parters mulighed for opsigelse af aftalen med et varsel.
  3. Opgørelse af og eventuel tilbagebetaling af modtagne ydelser, herunder forsk-ningsmateriale.
  4. Afrapportering ved ophævelse.

15. Misligholdelse

Det bør i aftalen specificeres, hvilke omstændigheder, der bevirker, at den anden part har ret til at ophæve aftalen uden varsel. Øvrige konsekvenser af misligholdelsen bør også være fastlagt.

16. Genforhandling

Det kan være hensigtsmæssigt at kunne genforhandle aftalen. Det må ud fra en konkret vurdering af aftalen nærmere fastlægges på hvilke betingelser, dette kan ske.

17. Lovvalg og værneting

Der bør altid være taget stilling til dette i aftalen. For universitetets vedkommende er det ønskeligt, at følgende er anført i bestemmelsen:

  1. Tvister skal forsøges løst i mindelighed.
  2. Dansk ret skal finde anvendelse.
  3. Behandling skal ske ved dansk domstol eller voldgift.